同業者が同種の製品について権利を取得したとしてもそれによって同種製品についての実施行為が常に権利侵害になるというものではない。特に、実用新案権の場合は、特許権の場合以上に種々の検討を要する。本件の場合、まず、2つの事を検討する必要がある。
第1に中止を求められた製品が実用新案権の権利範囲に入る製品であるのか? 第2に実用新案権は権利行使をすることのできる有効性のある権利なのか?
第1のポイントについては、実用新案権の権利範囲は、如何なるものかを確認することである。権利範囲は、実用新案登録請求の範囲の記載に基づいて定められる。この点は特許権の場合でも同様であるが、権利範囲の解釈は容易ではなく、紙面の都合上ここで解説することは困難であるが、申し入れに対して正式な回答を要するような状況では専門家の意見や鑑定を求めることが必要となろう。もし、検討の結果、権利範囲に入らないと判断できれば、その旨回答することとなるが、権利範囲に入る疑いがあるか、可能性が高い場合には、特許権の場合、実施を中止するか、相手方との交渉を行うことになるが、実用新案の場合、更に第2の検討を行う必要がある。
すなわち、現行実用新案制度は、無審査登録制であるので、出願すれば形式的要件の審査のみで全てが登録になる。したがって、実用新案権は玉石混交の状態にあり、実体的な登録要件を充たす有効なものもあれば、権利行使を行うことのできないような権利としての価値のないものも存在する。この実体的な登録要件の審査は評価書の申請を行うことによって行われ、実用新案権者はこの評価書を提示しなければ、権利の行使をすることができない。
この様に、実用新案権は特許権のように全てが権利行使を行うことのできる有効な権利ではなく、その有効性を確認しなければならないということである。
ただ、実用新案権といえども実体的登録要件を充足する有効なものである場合には、それには独占的効力があり、その点において特許権に比し遜色はない。したがって、製品が当該実用新案権の権利範囲に入っており、評価書の評価も有効性を認めるものである場合には、実施の中止や権利者との交渉を行う必要が生じる。